申请前的发明评估：如何评才见真章？ 环球简讯

近日，教育部、国家知识产权局和科技部联合组织了名为“百校千项”的高价值专利培育转化行动（教科信厅[2022]42号），旨在推动《关于提升高等学校专利质量、促进转化运用的若干意见》（以下简称《若干意见》）的实施和落地。

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这份出台于2020年的文件，首次提出要将“开展专利申请前评估”作为提升高等学校专利质量、促进专利转化运用的重要举措。此次“百校千项”行动，明确了“专利只有加快转化，才能有效实现创新价值”，并再一次把“有效实施成果披露制度、专利申请前评估制度，建立健全专利分级分类管理体系，从源头上保护创新成果、提升专利质量”列为重点任务。

然而，关键问题是，申请前评估如何评，才能真正有效促进专利转化运用？

“申请前的发明评估”在实践中面临挑战

申请前的发明评估是在提交专利申请之前对发明进行评估和分析的过程。在欧美高校，对申请前的发明进行评估是技术转移办公室（TTO）的一项核心职责，其目的是通过该项评估以做出是否继续申请专利的决策。

针对如何开展申请前的发明评估，《若干意见》在答记者问中给出的描述是“申请前进行评估可以减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化”。

这句话具体的含义是什么？就评估目的而言，是减少无效申请和低质量专利的数量， 还是支持高质量专利的培育和转化？对此，大家可能会感到困惑：为什么要区分的这么清楚呢？

专利质量一直是一个备受关注的话题。然而，如何评价专利质量目前并没有一个明确的标准。不过，人们普遍认同：高质量专利应满足适用法律规定的“三性”要求，即新颖性、创造性和实用性；同时，高质量专利的保护范围应较广，权利较稳定。从这个角度来看，提高专利质量可以通过提高授权标准，将创造性不高、保护范围较窄、权利不稳定的发明剔除。

然而，问题在于，提高专利质量是否必然促进专利的转化实施？

我们看到的大量案例证明，企业是否愿意购买或许可一项专利，并不取决于专利的质量。实践中，欧美等地高校的TTO并不会将“专利的保护范围”和“创造性的高度”等因素作为决定一项发明是否可以获得申请机会的关键指标。

因此，聚焦质量，把无效和低质量专利排除出去，并不是促进转化实施的关键抓手。

把“具有市场潜力”的专利快速找出来

申请前的发明评估是国际一流大学的通常做法，这里我们不妨了解下几个高校的具体说法。

佛罗里达大学明确提出，潜在市场太小或开发成本太高，都会让“许可”难易现实，这样的专利即使创造性很高，也不会给与申请机会。麻省理工大学则表明，学校绝不会为那些在商业上没有吸引力的发明寻求保护，即使该发明有很好的学术价值。

事实上，欧美高校早就达成了一致：不能仅仅因为想获得专利，就允许一项发明进入商业化通道，提交专利申请就是其中之一。在他们看来，一项技术只有具备市场潜力才有必要去申请专利。因为，专利作为一种财产权利保障制度，专利申请实质上就是一种投资行为。申请专利的目的是为了让投资者，包括发明人、权利人、出资人、开发人等能够在未来兑现其在前期研发、中期开发、后期市场等各阶段的风险投资。

因此，欧美地区的高校对发明披露进行评估时，重点考察的专利的“商业前景”，或“可许可性”，对应的英语单词是“licensing”。这里的“可许可性”包括各种形式的实施应用，既有我们常规意义上的许可——普通、排他、独家许可，也包括创建新公司，衍生或拆分出实体，合资共建项目等。总之，无论形式、主体，关键是学校能够进行“许可”让该项发明获得“实施”的机会。

应建立为实施而保护的评估机制

笔者调研分析了很多欧美的发明评估案例，结果发现：那些通过了评估的发明，从技术成熟度来看，有的比较成熟，有的则属于比较早期的技术，可见“技术成熟度”并不是一项决定性因素。

再从技术可能覆盖到的权利范围看，有的很宽、有的则较窄。也就是说，专利的保护范围也不是决定一项发明能否获得申请资格的关键性因素。

那么，什么是决定性因素呢？答案就是“可许可性”。一项技术一旦评估下来，技术的“可许可”潜力或“商业吸引力”比较低的话，就很难获得申请专利的资格。

另外，在具体执行中，欧美高校开展的申请前发明评估并非一次性决定一项成果是否应该被允许申请专利。评估结果为“否”的发明，经过一段时间的开发、完善，可申请再次评估。一旦“商业潜力”显现出来，就有机会通过评估。

由此可见，申请前发明评估，重点并不是要排除低质量的专利，而是发挥以下关键作用：第一，识别有商业前景的潜力技术，推动其进入商业化通道；第二，指导有缺陷的技术进一步开发完善，做市场验证，通过“评估”驱动其向市场端靠近；第三也是最有价值的一点，促进研究人员的研究与新兴产业需求的相匹配。

因此，高校申请前评估必须建立以“为实施”而保护的评估机制，才能改变当前我国高校为申请而申请的专利工作现状，才能把有限的资源聚焦到值得投入的的发明上，从而有效促进转化运用。

话说回来，先减少无效申请和低质量专利，而后汇聚资源支持高质量专利转化，也是一种分流机制。但这其实更多是基于专利“质量标准”做的分流；在具体执行中，很容易把不具有“可专利性”和“保护范围比较窄”这样的技术排除出去，但未必能找到“值得投入、商业化的、潜力高的技术”，最终的结果很可能是“为质量而质量”。

事物发展是分阶段的。但是，我们还是要警惕“先有质、后有价”“先有质、再转化”这种忘记“终局”，只着眼于一个点或一个环节的工作可能带来的工作简化、动作变形，以至于让最终的目标偏离。只有坚守价值、立足转化应用，才能在创新和研发中不偏离保护创新、促进应用的初心。