一、引言
(相关资料图)
二、案情简介
三、从裁判观点到裁判要旨：变化之中见真知
四、背景技术不一定是现有技术
五、权利要求和背景技术的关系
六、法院为何不将背景技术摒弃规则作为权利要求解释的新方法？
七、法院为何不将背景技术摒弃规则转换为背景技术抗辩？
八、法院为何将背景技术摒弃规则放在限制等同扩张的框架下？
九、背景技术摒弃规则的适用条件
十、三个注意事项
2023年发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）》[1]第17项涉及背景技术、发明目的在等同侵权判断中的考量，内容如下：
如果本领域技术人员完整阅读权利要求书、说明书和附图后认为，涉案专利的发明目的之一是克服某项背景技术的技术缺陷，且其系以摒弃该背景技术方案的方式来克服该技术缺陷，则不应再通过认定等同侵权将含有该技术缺陷的技术方案纳入专利权保护范围。
这是最高人民法院第一次在年度裁判要旨中提出在等同侵权判断中考量背景技术的规则，我们可以称之为背景技术摒弃规则。
无独有偶，在最高人民法院2023年知识产权宣传周集中公开开庭的两个专利民行交叉案件（奥克斯公司和格力公司的专利民行交叉案件，日本特殊陶业株式会社和潍柴火炬科技股份有限公司的专利民行交叉案件）中，各方在行政程序庭审中都争辩了权利要求保护范围是否应排除背景技术或背景技术的某个特征。
以上，说明背景技术对侵权判定可能有一定影响， 至于这种影响体现为帮助理解专利技术方案，还是以权利要求解释的方式划清专利保护边界，抑或是限制等同原则的适用or增加抗辩的机会，值得深入研究和讨论。
本文对相关案例进行剖析，梳理该裁判要旨的适用条件，以期抛砖引玉，激发大家讨论的兴趣，解开背景技术笼罩下的迷局。
上述裁判要旨源自（2021）最高法知民终860号案（下面简称860号案）。
（一）涉案专利
涉案实用新型专利[2]说明书的背景技术部分记载了两种现有技术：
CN101674993B公开了一种无需胶水的封口方法，该方法……，整个动作过程繁琐，封口效率很低。CN105293196A公开了另一种无需胶水的纸卷封口方法……，该封口方法的封口质量极不稳定，而且几乎不可能做到纸尾2a仅与一层纸张压合的理想封口效果。
实用新型内容部分记载，本实用新型目的是提供一种以机械压合纸卷的封口装置，以克服上述现有技术的缺陷。本实用新型的优点是：与CN101674993B相比，本实用新型无需在纸卷的圆周面形成凸起的囊袋或者折叠部，封口动作大为简化，封口效率显著提高；与CN105293196A相比，本实用新型……，封口质量稳定，如果仔细调节第一夹压件对纸卷的径向压力，就能做到纸卷的纸尾仅与一层纸张压合的理想封口效果。
原告主张权利要求1和3，分别如下：
1. 以机械压合纸卷的封口装置，包括第一夹压件和第二夹压件，由第一夹压件和第二夹压件将纸卷圆周面的一部分纸材压合在一起，其特征在于还包括：
用以将纸卷按压在第一夹压件的边缘处的挤压机构，挤压机构对纸卷的按压力，足以使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变；
第二夹压件与第一夹压件的相对位置，使得第二夹压件可将所述台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部。
3. 如权利要求1所述的以机械压合纸卷的封口装置，其特征是：所述挤压机构包括用于按压纸卷的压辊，该压辊对纸卷的按压力足以使得纸卷圆周面在所述第一夹压件的边缘处形成所述台阶状形变。
（ 二）一审法院的观点
一审法院组织原被告进行了现场勘验比对。原告认为，被诉侵权产品完全落入涉案专利权利要求1、3的保护范围。被告认为，被诉侵权产品与涉案专利存在以下区别特征：涉案专利是挤压机构对纸卷的按压力，使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变，第二夹压件将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，而被诉侵权产品是两个夹压件共同夹挤。
一审法院认为：权利要求1在其特征部分清晰地记载挤压机构将纸卷按压在第一夹压件的边缘处，纸卷圆周面在挤压机构按压力的作用下，在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变，第二夹压件将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部。结合涉案专利权利要求8、说明书第[0005]、[0006]段及说明书附图6、9，可以清晰地得出权利要求1所涉第一夹压件是固定在封口装置的机架上，挤压机构将纸卷按压在第一夹压件的边缘处，纸卷圆周面在挤压机构按压力的作用下，在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变时，由传动装置带动第二夹压件朝向第一夹压件运动，将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部。
经现场勘验，一审法院确认被诉侵权产品的技术特征为：两个夹压件（即原告所指控的第一夹压件和第二夹压件）相离最大距离，且纸卷上方转动辊将纸卷压在两个夹压件上时，两夹压件同时相向运动，共同将纸卷上的几圈卷纸夹挤在一起，形成封口，即被诉侵权产品两个夹压件是同时相向运动。
一审法院认为，涉案专利权利要求1记载的技术特征：当纸卷在挤压机构的作用下，纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变时，由传动装置带动第二夹压件单向朝第一夹压件运动，将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部，即第一夹压件固定，第二夹压件单向运动。因此，被诉侵权产品的两夹压件的技术特征与涉案专利权利要求1中部分技术特征（用以将纸卷按压在第一夹压件的边缘处的挤压结构，挤压机构对纸卷的按压力，足以使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变；第二夹压件和第一夹压件的相对位置，使得第二夹压件可将所述台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部）不相同也不等同，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围。
在一审中，被告以背景技术CN105293196A文本提出了现有技术抗辩，但一审法院认为，“因现有技术抗辩是在被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求1、3的保护范围时才有意义，前述已经确认被诉侵权产品未落入宝索公司主张的涉案专利权利要求1、3的保护范围，故认定被诉侵权产品是否使用德昌誉公司的在先专利已无必要。”
（三）二审法院的观点
二审法院认为，双方争议技术特征主要在于：
1. 用以将纸卷按压在第一夹压件的边缘处的挤压机构，挤压机构对纸卷的按压力，足以使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变；
2. 第二夹压件与第一夹压件的相对位置，使得第二夹压件可将所述台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上，形成令纸张结合在一起的压合部。
关于技术特征1，原告主张构成等同。二审法院认为，在专利侵权判定中，一方面，通过适用等同原则对专利权利要求字面保护范围适度扩张，可以有效保护专利权人的合法权益，激励社会创新动力，另一方面，也要防止等同原则的滥用导致权利要求保护范围的不确定，从而损害社会公众的利益。
本案中，首先，根据涉案专利说明书第[0002]、[0003]段记载可知，涉案专利的技术方案所要解决的技术问题正是在于对纸卷机械压合封口方式的改进，以期解决现有技术中封口质量不高的缺陷。特别地，其中明确指出，CN105293196A采用夹钳夹压封口的技术方案存在封口质量极不稳定的缺陷，该方法的封口质量依赖于夹具能否在纸卷圆周面上挤压出凸出于纸卷圆周面的压合部。尽管该背景技术中未明确是否存在挤压机构，但是根据本领域普通技术人员的常识，为了能在纸卷圆周面上挤压出凸出于纸卷圆周面的压合部，夹具与纸卷圆周面之间需存在一定挤压力以期形成形变以便压合，该形变显然是形成在夹具的两个夹钳的边缘处。而涉案专利目的是提供一种以机械压合纸卷的封口装置，以克服上述背景技术的缺陷，即涉案专利的技术方案正是针对该背景技术存在的技术缺陷而提出。
涉案专利说明书具体实施方式第[0025]段对台阶状形变的具体形成方式和位置作了进一步的说明，其中明确记载挤压机构施加适当压力使得纸卷的圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变。可见，涉案专利技术方案改进背景技术中在两个夹钳边缘处形成形变的技术手段，采用通过挤压机构施压在第一夹压件边缘处形成台阶状形变，即涉案专利技术方案的形成正是在该背景技术的基础上作出的改进。
另一方面，被诉侵权产品的挤压机构是将纸卷按压在第一夹压件和第二夹压件的边缘处以形成形变，与背景技术在夹具的两个夹钳的边缘处形成形变的技术手段相比并无实质性差异，与涉案专利技术特征1相比，两者技术手段差异明显。因此，被诉侵权产品的该技术特征与涉案专利上述技术特征1相比，不构成等同特征。
关于技术特征2，二审法院认为，在具体适用专利法第五十九条第一款规定解释权利要求的内容时，应明确说明书及其附图对于权利要求的解释作用，主要是帮助本领域普通技术人员准确理解权利要求的内容，合理地确定权利要求的保护范围，但不能替代权利要求在界定专利权保护范围过程中的地位和作用，更不能直接以说明书具体实施例和附图的记载内容对权利要求保护范围作不合理的限定。
本案中， 尽管涉案专利说明书相关段落记载了第一夹压件处于固定状态 ，而第二夹压件朝向第一夹压件靠拢以将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上形成压合部从而完成封口等内容， 但涉案专利权利要求1并未记载相关特征 ，因此，不应以上述说明书相关的记载内容对权利要求保护范围作不合理的限定。被诉侵权产品的第一夹压件和第二夹压件的相对位置，使得第二夹压件可将未凹陷部按压到第一夹压件上形成压合部，故被诉侵权技术方案包含上述技术特征2，一审法院认定有误，二审法院予以纠正。
二审判决书后附的表格中，将法律问题确定为“背景技术对确定权利要求保护范围的影响”，将关键词设为“权利要求的解释；背景技术；等同特征”，将裁判观点总结为“如果涉案专利所要解决的技术问题正是针对某项背景技术存在的技术缺陷而提出，且其技术方案也是在该背景技术基础上作出的改进，被诉侵权技术方案与背景技术的方案无实质性差异的，则通常不宜认定构成等同侵权。”
从二审判决书记载的内容看，在对争议技术特征1进行等同判定时，二审法院并未坚持惯常的做法【判断专利争议技术特征1和被诉侵权产品技术特征1’是否为基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到】，而是认为被诉侵权产品和涉案专利背景技术记载的CN105293196A并无实质性差异，由此间接地得出特征不等同的结论。
相比而言，一审法院直接将被诉侵权产品的两夹压件的技术特征与涉案专利权利要求1中的相应技术特征进行比对，得出不相同也不等同的结论。二审法院没有明确指出一审法院这样直接比对的错误，而是采用了一种间接推理的方法，让人感觉很绕。
顺畅的逻辑链有两条可选：一是先证明涉案专利争议技术特征1和CN105293196A对应特征1” 存在非此即彼的完全对立关系，没有模糊的中间态 ，再根据被诉侵权产品技术特征1’和CN105293196A对应特征1”实质相同，用排除法推导出涉案专利争议技术特征1和被诉侵权产品技术特征1’不等同；二是先从手段、功能或效果上论述涉案专利争议技术特征1和被诉侵权产品技术特征1’不等同，再根据被诉侵权产品技术特征1’和CN105293196A对应特征1”无实质性差异，来印证或复验前面的不等同结论。
总之，乍一看二审判决书，读者可能认为二审法院以现有技术抗辩的思路，在审理技术特征的等同判定问题。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定，判断现有技术抗辩理由是否成立，应将被告技术方案被诉落入专利权保护范围的 全部 技术特征与现有技术所公开的相应技术特征进行比对，而不是将被告技术方案被诉落入专利权保护范围的 个别 技术特征与现有技术所公开的相应技术特征进行比对。即， 现有技术抗辩成立的标准不是局部特征的相同或相似，而应坚持全部技术特征比对，这类似于全面覆盖原则 。
通常，现有技术抗辩需要满足两个条件：一是被告提交现有技术证据，二是将被诉侵权产品与现有技术做一个全面的特征比对，如下所示。
从二审判决书中看不出一审中被告提出现有技术抗辩时是否将被诉侵权产品与CN105293196A做了一个全面的特征比对（即，既比对争议技术特征1和2，还比对无争议技术特征），但一审法院不愿在此问题上浪费笔墨。二审中，被告作为被上诉人，未再提出现有技术抗辩，但却在技术特征1的等同判定问题上轻轻松松地取得了类似于现有技术抗辩的效果，正所谓，“有心插花花不发，无心插柳柳成荫”。
或许是为了消除可能的误解，最高人民法院知识产权法庭在整理裁判要旨摘要（2022）时，将主题修改为“背景技术、发明目的在等同侵权判断中的考量”，重新表述出如下的要旨：
如果本领域技术人员完整阅读权利要求书、说明书和附图后认为，涉案专利的发明目的之一是克服某项背景技术的技术缺陷，且其系以摒弃该背景技术方案的方式来克服该技术缺陷，则不应再通过认定等同侵权将含有该技术缺陷的技术方案纳入专利权保护范围。
仔细比较前后的文字变化可以发现，最高人民法院不再提“权利要求的解释”、“被诉侵权技术方案与背景技术的方案无实质性差异”，而是创设了背景技术摒弃规则，作为对等同侵权的限制。
专利法中规定了何为现有技术，但没有背景技术的概念。
《专利法实施细则》第十七条规定，专利说明书应当包括下列内容：
（一）技术领域：……
（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；
（三）发明内容：……
（四）附图说明：……
（五）具体实施方式：……
《专利审查指南》关于背景技术提出要求：尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。[3]
背景技术和现有技术是两个既有关联、又有明显区别的概念。
是否属于现有技术，法律有明确规定，当事人说了不算。《专利法》第二十二条第五款规定“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。据此，判断一项技术方案是否属于某专利的现有技术，有两个客观的判断条件：一是专利的申请日；二是该项技术方案的公开日。若该项技术方案的公开日在专利的申请日之前，它就属于现有技术；反之，若该项技术方案的公开日在专利的申请日当天或之后，则不属于现有技术。
有些专利的说明书背景技术写的比较具体，例如，本文案例所涉及的专利的说明书背景技术中，载明了两项现有技术，并给出了公开号，分析了它们各自的缺陷和问题。而很多专利的说明书背景技术写的非常简短，可能只有一两百字，有的甚至就一句套话，只是很概括地说业内存在某种需求。
总之，背景技术的撰写，取决于专利撰写者的主观认知，即使重述某一现有技术，在重述过程中也可能出现信息失真而引入新的内容。
综上， 说明书背景技术中记载的技术方案可能是现有技术，但并不必然就是现有技术 。如果有证据证明该背景技术中记载的内容确实在专利申请日之前已经被公开，可以确认它属于现有技术；如果专利撰写者掌握了申请日前尚未公开的技术（例如，抵触申请的技术方案，或同日其他申请的技术方案，或者其他情形），即使他认为该技术存在不足并把它写进本发明的背景技术中，也不能据此认定它就是现有技术。 创造性审查中评价一个技术特征，不能因为它写在前序部分中，就直接认定已被现有技术公开 。 二者是同样的道理，是不是现有技术，必须用证据说话 。
860号案二审判决书认为，“涉案专利技术方案的形成是在背景技术的基础上作出的改进”。实务中，专利说明书的发明内容通常对照背景技术简述专利技术方案（往往是权利要求书，至少是独立权利要求）及其有益效果。
鉴于此，背景技术和权利要求技术方案主要呈现出如下关系：
1、递进增加关系，例如，背景技术为AB，权利要求为ABC，由于增加了特征C，所以具备了创造性。
2、局部相同或相似，整体技术构思明显不同，技术效果相似或不同，例如，背景技术为AB，权利要求为ACD，此时B不能被CD简单替换，所以具备了创造性。
据此，权利要求的文字含义通常会区别于背景技术。但是，实务中也存在权利要求涵盖背景技术的个别案例，可能是权利人太贪，也可能是敝帚自珍，不愿摒弃。
当权利要求的文字涵盖背景技术时，被告不太可能主动跟背景技术攀亲，否则就是自摆乌龙。除了针对具体技术特征争辩不构成等同外，被告可以基于背景技术的实际情况采取如下行动：
对于背景技术为现有技术或抵触申请的情形，若认定抗辩成立，就违背了专利权推定有效原则，变相否定了专利的新颖性。对于前三种情形，无效是最有效的办法。对于第四种情形， 能不能因为这个方案写在背景技术中，就认为权利要求必须摒弃它？笔者认为不能，否则就颠覆了专利权保护范围以权利要求为准的根基。如果这个技术方案未被本专利之外的其他文件公开，无论是写在背景技术部分中，还是写在发明内容或具体实施方式中，均属于本专利公开的技术贡献，凭什么不让权利人将其涵盖到权利要求中呢？目前找不到这样的无效理由，相应地，民事侵权程序中也不能硬生生地从权利要求的文字中把背景技术排除出去 。
860号案之前，权利要求文字未涵盖背景技术方案时，专利权人自然需要借助等同原则尝试将背景技术纳入保护范围，而被告除了针对具体技术特征争辩不构成等同外，可以基于背景技术的实际情况采取如下行动：
这些情形下，被告有强烈的动机跟背景技术攀亲，尤其是在原告主张等同侵权的时候，860号案就是这样。基于原被告的诉辩意见，法院分析后认为本案权利要求“未涵盖背景技术”就是摒弃了背景技术。被告从此多了一条逃生通道。
860号案二审判决书后附的表格中，将“权利要求的解释”设为关键词之一，而后来公布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）》中将主题确定为“背景技术、发明目的在等同侵权判断中的考量”，不再强调“权利要求的解释”。考虑到《裁判要旨摘要（2022）》体现了最高人民法院知识产权法庭的司法理念、审理思路和裁判方法，所以，读者有理由相信，在专利民事案件中，最高人民法院知识产权法庭无意将背景技术摒弃规则作为权利要求解释的新方法。
笔者认为，这是科学和正确的。 权利要求解释不是万能钥匙，它的作用在于将专利字面边界明确化，给后面的技术比对奠定基础。原告不能打着权利要求解释的旗号，将权利要求字面边界扩张到等同地带，被告也不能打着权利要求解释的旗号，在权利要求字面边界内切割领地 。例如，专利中用钢笔写字，而被告用毛笔写字，专利权人不能把“用钢笔写字”解释为“用笔写字”，由此涵盖被告行为，从而省掉等同判断（钢笔写字vs毛笔写字），被告也不能把“用钢笔写字”解释为排除“用非刚性笔写字”，由此从中逃脱。
860号案关键在于等同侵权的认定，尤其是涉案专利争议技术特征1和被诉侵权产品技术特征1’是否等同。涉案专利争议技术特征1清晰地记载：挤压机构将纸卷按压在第一夹压件的边缘处，挤压机构对纸卷的按压力，足以使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变。结合说明书的具体实施例来看，这里挤压机构的字面含义是清楚明确的，不是指任何能够产生挤压力的机构，所以 在权利要求解释环节不能无视字面含义的约束，提前把背景技术或被诉侵权产品被控等同的技术特征给解释进来或反面排除出去 。
此外，专利侵权民事程序中奉行专利权推定有效原则，不得变相挑战专利权的效力。若在权利要求解释环节提出摒弃背景技术的说法，会让人误以为权利要求文字范围过宽而涵盖了背景技术或权利要求相对于背景技术缺乏新颖性，那种怀疑态度只能出现在实质审查或无效程序中，不应出现在民事侵权程序中。
专利权的保护范围以权利要求的内容为准，除非有明确规定，不能读入具体实施例，更不能读入背景技术。通过整体审视二审判决书的逻辑思路和尺度把握，这个结论是很清晰的。
860号案二审判决书在解释争议技术特征2时认为，不能直接以说明书具体实施例和附图的记载内容对权利要求保护范围作不合理的限定（ 尽管涉案专利说明书相关段落记载了 第一夹压件处于固定状态，而第二夹压件朝向第一夹压件靠拢以将台阶状形变的未凹陷部按压到第一夹压件上形成压合部从而完成封口等内容， 但涉案专利权利要求1并未记载相关特征 ）。
涉案专利中，具体实施例公开了权利要求1争议技术特征1和2，而背景技术CN105293196A只是公开了权利要求1前序部分。
《专利审查指南》规定：实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式是说明书的重要组成部分，它对于充分公开、理解和实现发明或者实用新型，支持和解释权利要求都是极为重要的。
《专利审查指南》对于背景技术，并无类似的规定。据此可以推知， 背景技术虽然对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用，但其作用是对照理解，重要性是相对次要的。
860号案二审判决书认为 不能直接以说明书具体实施例和附图的记载内容对权利要求保护范围作不合理的限定，那么，以此为鉴，更不得以背景技术对权利要求保护范围作不合理的限定，无论是扩大还是缩小 。
860号案二审判决书也未将背景技术摒弃规则转换为背景技术抗辩。
860号案所涉专利的说明书背景技术为现有技术（有公开号），在一审中被告提出了现有技术抗辩，但一审法院拒绝评价，一审法院认为现有技术抗辩不具有独立意义，只有在认定落入保护范围后才有审理的必要。被告也未就此上诉，二审法院自然不能主动适用背景技术抗辩，因为背景技术和现有技术的性质不同。
而且，通常认为抗辩是法定事由，如果法律没有明确规定，司法实践中不能随意创设。当年创设抵触申请抗辩时，学术界就产生过强烈质疑。
专利侵权案件的审理程序是按阶段推进的，不同审理阶段解决不同性质的问题，不能混在一起，如图1所示：
图1
如前所述，将背景技术摒弃规则放到权利要求解释中，存在诸多不自洽。若放到抗辩事由中，不符合审理阶段化的分工，例如，一审法院认为被告的现有技术抗辩不具有独立意义，只有在认定落入保护范围后才有审理的必要。被诉侵权产品无论跟何种类型的背景技术进行比对，通常都不应优先于其与权利要求的比对。将其放在等同侵权的限制框架内，可以有例外，如属例外，既能确保个案结论的正确性，似乎又不局限于背景技术为现有技术的情况。即使背景技术是涉案专利所公开的技术贡献，也因摒弃（在说明书中表露了嫌弃的态度，权利要求未请求保护）规则而不能纳入等同的范围。
背景技术摒弃规则可以归入广义的捐献规则。狭义的捐献原则捐献的技术方案记载在说明书具体实施方式中，看不出嫌弃的态度；而背景技术摒弃规则所摒弃的技术方案记载在说明书背景技术中，可以看出嫌弃的态度。二者皆可归咎于专利权人，后者情节似乎更严重。
背景技术摒弃与禁止反悔也有一定的相似性，在背景技术中排除叫摒弃，在审查过程中排除叫放弃。
图2
如图2所示，权利要求的字面边界，比较容易确定，应严格保护（如红色区域所示）。
有些情况下，被诉侵权产品抄袭了发明核心，只是在个别细节上有细微差异，明显属于等同范围（如橙色区域所示）。
更多情形下，关于等同判断中的手段、功能、效果是否基本相同，模棱两可，主观性很强，属于灰色地带。具体到860号案中，判断被诉侵权产品是否落入保护范围需要等同分析，过程比较复杂，充分说理较难，而且，一旦后面发现被诉侵权产品和背景技术无实质性差异，就会前功尽弃。
司法实践中发展出了等同原则，也探索出了捐献规则、禁止反悔、明确排除[4]等等（如白色区域所示），作为法律上限制等同扩张的安全港，至于技术上是否等同，不再纠结。 从逻辑上讲这也是合理的，如果先得出不等同的初步结论，后来发现被诉侵权产品和背景技术无实质性差异，此时，就做实了不等同；如果先得出等同的初步结论，后来发现被诉侵权产品和背景技术无实质性差异，此时，无实质性差异的论述显然比等同的论述更强有力。所以，被诉侵权产品进入安全港的，不允许等同扩张之风进入，可以优先适用安全港规则，绕过手段、功能、效果是否基本相同的等同论述，直接得出结论，删繁就简，化难为易，更有效率 。
争议技术特征1（通过挤压机构施压在第一夹压件边缘处形成台阶状形变）是涉案专利明显区别于背景技术CN105293196A的主要发明点特征，二审法院认定背景技术CN105293196A形成形变的技术手段（在夹具的两个夹钳的边缘处形成形变）和被诉侵权产品形成形变的技术手段（将纸卷按压在第一夹压件和第二夹压件的边缘处以形成形变）并无实质性差异，说明二者整体构思是一样的。一审法院论述过涉案专利争议技术特征1和被诉侵权产品技术特征1’不等同。两边一比较，不等同是一目了然的，考虑背景技术更容易论述和说理。
按照这个逻辑，860号案的可能误解就烟消云散了，由此，背景技术摒弃规则就成了限制等同扩张的新武器，如图3所示。
图3
近年来，越来越多的被告基于背景技术提出各种不侵权抗辩理由，有的主张在权利要求解释中排除背景技术，有的主张适用背景技术抗辩，有的主张不得将背景技术纳入等同范围。
笔者认为， 在权利要求解释中排除背景技术的说法是没有依据和不讲逻辑的。无论权利要求涵盖还是未涵盖背景技术，都说明权利要求的文字边界是清楚的。如果权利要求涵盖了背景技术，被诉侵权产品要么落入权利要求的字面范围，要么不落入，那跟在权利要求解释中是否排除背景技术没有关系；如果权利要求未涵盖背景技术，是否构成侵权取决于后面等同判定的结果，那跟在权利要求解释中是否排除背景技术同样没有关系 。
中国并无背景技术抗辩的概念，除非将其转换为现有技术抗辩或抵触申请抗辩，否则，此路不通。
权利要求涵盖背景技术的专利极少，权利要求未涵盖背景技术的专利是常态。对于常态，法院先根据原告的指控，判断被诉侵权产品是否落入权利要求范围，然后再审查抗辩事由。在判断被诉侵权产品是否落入权利要求保护范围的过程中，可以优先适用背景技术摒弃规则（将被诉侵权产品与背景技术进行特征比对分析）， 主要原因是等同判断复杂且充满主观性，而背景技术摒弃规则采用新颖性判断标准，前者远不如后者简单直观，且原告借助等同原则扩张的野心理应受到适当限制 。
背景技术摒弃规则适用过程中应综合考虑两个方面：一方面，是专利权人的失误导致其说明书公开的部分内容得不到相应保护，怪不得别人；另一方面，要看权利要求是否真的放弃了背景技术方案，如果只是在背景技术中表露出嫌弃之情，但最终仍圈在权利要求中，不能强制专利权人摒弃。
因此，对于权利要求未涵盖背景技术的常态， 如果原告主张字面侵权（特征比对分析为新颖性标准），被告不能请求适用背景技术摒弃规则，因为前后两者都是新颖性标准，原告也并未借助等同原则扩张其文字边界 。
此时，应遵循惯常的先后顺序进行审理：
第一步，审查原告的指控，比对分析权利要求和被诉侵权产品；
第二步， 根据背景技术的类型和被告的具体抗辩，采取不同做法：如果背景技术既非现有技术抗辩，也非抵触申请，且被告仅以背景技术摒弃规则为由请求比对分析背景技术和被诉侵权产品，法院应根据第一步结论作出判决结果，因为背景技术摒弃规则的前提是等同侵权，在此不适用；如果背景技术属于现有技术抗辩或抵触申请且被告提出了相应的抗辩，法院审查抗辩理由是否成立，被诉侵权产品不可能既落入权利要求字面范围，又与背景技术相同，两次比对分析的结论应该是一致的，否则需要复验后去伪存真 。
综上，背景技术摒弃规则在适用中需满足以下条件：
1、只能用于限制等同扩张。从860号案判决书主文和裁判观点，再到后来的法庭裁判要旨，均限于等同。无论是最高法院的司法解释，还是北京高院的侵权判定指南，均是将捐献规则、禁止反悔、明确排除等作为对等同的限制，背景技术摒弃规则也不能脱离同样的前提条件。
2、背景技术不限于现有技术，也可以是抵触申请，甚至涉案专利公开的技术贡献，但判断标准将从实质相同趋于完全相同。
绝大部分中国专利说明书都有背景技术，但背景技术摒弃规则成为救命稻草的情形十分罕见。为避免背景技术摒弃规则被滥用误用，除了满足上述两个条件外，笔者认为还有三个注意事项：
1、准确区分“背景技术”和“背景技术中的技术特征”。
“背景技术”是指“一个完整的技术方案”，而不是指“背景技术中的某些技术特征”。例如，今年知识产权宣传周集中公开开庭的奥克斯公司和格力公司专利无效行政案件庭审中，在各方争辩专利保护范围是否要排除背景技术时，审判长朱理法官一针见血地指出， 背景技术可以用来排除某个技术方案，但不能排除某个技术特征 。就此而言，860号案判决书裁判观点的表述“被诉侵权技术方案与背景技术的方案无实质性差异的”，比主文相关表述更严谨。
2、对背景技术的认定需特定化、明确化，对被诉侵权产品的认定不能模糊化、抽象化。
背景技术摒弃规则只能原地防守，不能向外扩张，这与捐献规则是一样的 [5] ，不能强迫专利权人捐献或摒弃其没有具体公开的技术方案，由此避免被告在适用背景技术摒弃规则过程中出现类似于美军以维和之名进入叙利亚境内、然后行打劫之实（盗取石油和抢劫财物）的现象 。
3、不应利用背景技术过度伤害专利权人的利益 ，否则，将会引发言多必失的寒蝉效应，申请人以后撰写专利文件时在背景技术中会尽量少讲话或讲空话套话，不给干货，最终只会助长滑头主义和形式主义，那样的专利文件不利于社会公众的阅读理解，不利于激励创新。
注释
【1】https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-394832.html
【2】专利号201621299560.2，公开号CN206735446U
【3】第二部分第二章2.2.3
【4】参见北京高院《专利侵权判定指南》第59条，（2020）最高法知民终1310号，（2021）最高法知民终192号
【5】（2013）民提字第225号民事判决书
作者：宋献涛 王元博
编辑：Sharon
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